Im aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs „Servicemodul“ vom 26. November 2024 (Az. X ZR 114/22) wurden im Patentnichtigkeitsverfahren entscheidende Leitsätze zur Neuheit und zur öffentlichen Vorbenutzung formuliert. Der BGH folgte seiner bisherigen Entscheidungspraxis und entschied, dass Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben in einem Vorrichtungsanspruch den geschützten Gegenstand nur insoweit bestimmen und begrenzen, als das Vorrichtungselement räumlich-körperlich so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann. Zudem stellte der BGH fest, dass die beanspruchte Eignung im Stand der Technik nicht gegeben ist, wenn zusätzliche Maßnahmen wie etwa eine Änderung der Steuerung erforderlich sind. Liegt die Eignung für Vorrichtungen im Stand der Technik jedoch vor, dann ist es unerheblich, ob die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder nur zufällig erreicht werden oder ob es der Benutzer darauf absieht, diese Wirkungen zu erzielen.
Der BGH entschied auch, dass eine offenkundige Vorbenutzung den Gegenstand eines Patents nur dann offenbart, wenn die theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit besteht, dass beliebige Dritte zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen konnten. Ob eine konkrete Person von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht hat, ist jedoch unerheblich. Im konkreten Fall reichte es nicht aus, dass fachkundige Dritte, die keiner Geheimhaltungspflicht unterlagen, die Vorrichtung für einen begrenzten Zeitraum in Augenschein nehmen konnten, da bei den unterschiedlichen Zeugen nicht davon ausgegangen werden konnte, dass sie trotz Fachkunde das funktionale Merkmal jeweils präzise wahrnehmen und memorieren konnten.
Auch wenn der Patentinhaber rechtskräftig vor dem BGH obsiegt hat, musste er über mehrere Jahre hinweg sowohl das Prozess- als auch das Kostenrisiko tragen. Um diese Risiken zu reduzieren, empfehlen wir unseren Mandanten stets, Geheimhaltungsverpflichtungen einzuholen, bevor Dritte Einblick in geheime Arbeitsweisen oder Vorrichtungen erhalten. Durch solche Vereinbarungen kann sichergestellt werden, dass vertrauliche Informationen geschützt bleiben und nicht ungewollt in die Öffentlichkeit gelangen, was potenziell die Neuheit und damit die Patentfähigkeit einer Erfindung gefährden könnte.
Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihre Ablaufprozesse vor Besichtigungen bzw. vor dem Herausgeben digitaler Daten so anpassen können, dass die Geheimhaltung sichergestellt ist und gleichzeitig Ihr zusätzlicher Aufwand minimiert wird.
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Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an Ute Feldmann.